Marcas - Direito autoral e a indenização

Previamente iniciarei o presente artigo trazendo o conceito de marca para que assim possamos entender as suas definições e nuances dentro do direito autoral.

SURGIMENTO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Pesquisadores sobre o tema apontam que a proteção da propriedade intelectual teve início com a revolução industrial, o que não deixa de ser um consentâneo lógico, posto que, com o avanço industrial atrelado ao aumento da população e uma maior utilização e valorização do trabalho industrial, levariam a um reconhecimento deste direito em algum momento desta expansão.

Ao passo que a sociedade cresce, que o direito se aperfeiçoa e até mesmo surge, os mais variados e possíveis bens jurídicos seriam tutelados pelo direito, o que não deixou de ocorrer com a propriedade intelectual. Deste modo, passou a ser possível a exploração econômica desta atividade.

PORTANTO, O QUE É UMA MARCA?

A conceituação de marca pode ser facilmente entendida como: Todo sinal distintivo, visivelmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) define marca como “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”, redação expressa do art. 123, inciso I.

Em muitos casos, a marca de determinada empresa é o seu bem mais valioso, sendo esta comumente mais valiosa do que a soma de todos os ativos tangíveis da empresa. Por esse motivo, as marcas são utilizadas de forma estratégica, buscando o empresário utilizá-la como forma de destaque perante os seus concorrentes.

Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o façam. Assim, o uso de uma marca apenas dependerá de autorização de seu titular caso seja registrada – com um registro necessariamente vigente. (Manual de Propriedade Intelectual, 2013/2013, pg. 40, Unesp).

NATUREZA E DISPOSIÇÃO DAS MARCAS:

O bem jurídico “marca” está inserido na classificação de Propriedade Industrial.

As marcas são classificadas de acordo com a sua natureza: marcas destinadas a identificar um produto e marcas destinadas a identificar um serviço. Já no que diz respeito à disposição, a marca pode ser dividida em nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. As marcas nominativas consistem na identificação do próprio nome da marca, sem levar em consideração logotipos ou grafias especiais. Podemos citar como exemplo de marca nominativa “Coca-Cola”, “GM”, “Sony” ou qualquer outro signo que identifique um produto ou serviço. As marcas figurativas são aquelas identificadas por um símbolo, sinal ou logotipo, porém, sem qualquer grafia ou nomenclatura. São as marcas consideradas fortes, identificadas apenas por um desenho, sem que o consumidor precise ler o seu nome para saber do que se trata. Temos como exemplo de marcas figurativas: SIMBOLO NIKE, APPLE, SHELL.

Já as marcas mistas são aquelas que misturam elementos nominativos e figurativos em um mesmo sinal, ou seja, que ao mesmo tempo dispõem de sua nomenclatura e um logotipo ou grafia especial que as destacam de outras marcas, como as seguintes: GOOGLE.

Por fim, as marcas tridimensionais são aquelas atribuídas a formas de embalagens que dão caráter distintivo para determinados produtos, ou seja, mesmo sem visualizar qualquer logotipo ou grafia, o consumidor já sabe que aquela embalagem pertence a determinada marca ou ainda que aqueles logotipos podem ser reproduzidos em três dimensões, o que pode ser facilmente visualizado nos exemplos a seguir: TOBLERONE. (Manual de Propriedade Intelectual, 2013/2013, pg. 41 e 42. Unesp).

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE SER REGISTRADO COMO MARCA?

A lei de propriedade industrial determina que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Em outras palavras, tudo o que for visualmente perceptivo pela visão do ser humano pode ser registrado como marca, à exceção dos casos mencionados na legislação. Outro ponto que é importante destacar para que uma marca possa ser elegível ao registro é o caráter disponível do sinal apresentado, ou seja, não basta ser original e perceptível, é necessário também que seja inédito e disponível. Assim, caso uma pessoa requeira o registro de determinada marca que já tenha sido registrada, mesmo que não idêntica, porém similar, é factível que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), órgão responsável pelo registro de marcas no Brasil, não acate o pedido por falta de originalidade do sinal pleiteado como marca. Com base nisso, pode-se afirmar que não é possível registrar como marca algum sinal sonoro ou ainda determinado cheiro ou sabor. O escritório de marcas e patentes do Canadá concedeu registro à empresa MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), como marca sonora, o famoso rugido do leão que sempre soa ao início das obras cinematográficas produzidas pelo estúdio. Entretanto, a legislação brasileira não permite que uma marca sonora seja registrada. (Manual de Propriedade Intelectual, 2013/2013, pg. 42, Unesp).

PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MARCAS

O registro de uma marca tem um prazo de vigência de 10 (dez) anos a partir da data de sua concessão. Durante esse período, o titular da marca tem o direito exclusivo de explorá-la e pode impedir terceiros de fazer uso indevido dos sinais registrados em seu nome. Ao contrário de outros bens protegidos pelo direito de propriedade industrial, a vigência da marca pode ser renovada sucessivamente por mais 10 (dez) anos. Para isso, é necessário que o titular da marca deposite um pedido de renovação, juntamente com o pagamento da taxa correspondente, até 6 (seis) meses antes ou depois do vencimento do prazo inicial. Se o titular não efetuar o pagamento dentro desse prazo, o Inpi irá arquivar a marca e o titular perderá o direito exclusivo de sua exploração comercial. Vale ressaltar que, uma vez que o período de duração do registro tenha se esgotado, a marca pode ser usada livremente, inclusive para fins comerciais, por qualquer pessoa, e qualquer terceiro pode reativar o registro da marca arquivada em seu próprio nome.

CONSEQUÊNCIAS DO NÃO REGISTRO DA MARCA

Não registrar uma marca pode ter diversas consequências negativas para uma empresa ou empreendedor. Aqui estão algumas delas:

Possibilidade de perda de direitos de propriedade intelectual: Ao não registrar uma marca, a empresa ou empreendedor pode perder os direitos de propriedade intelectual sobre a marca. Isso significa que outra empresa pode registrar a marca e passar a utilizá-la sem restrições legais, o que pode prejudicar a imagem e a reputação da empresa original.

Dificuldade em proteger a marca: Sem um registro oficial de marca, pode ser difícil para uma empresa ou empreendedor proteger sua marca de uso indevido por terceiros. Isso pode levar a conflitos legais e até mesmo a processos judiciais.

Perda de oportunidades de negócios: Sem uma marca registrada, a empresa ou empreendedor pode perder oportunidades de negócios, como a venda de produtos em grandes redes de varejo, que muitas vezes exigem que os fornecedores tenham suas marcas registradas.

Dificuldade em expandir o negócio: A falta de registro de marca pode dificultar a expansão do negócio para outros mercados, especialmente em países que exigem registro de marca para a venda de produtos ou serviços.

Perda de valor de mercado: A marca é um ativo importante para uma empresa e pode ter valor de mercado significativo. Sem um registro oficial de marca, esse valor pode ser reduzido ou até mesmo perdido, o que pode afetar negativamente o valor da empresa como um todo.

Em resumo, não registrar uma marca pode ter consequências significativas para uma empresa ou empreendedor, incluindo perda de direitos de propriedade intelectual, dificuldade em proteger a marca, perda de oportunidades de negócios, dificuldade em expandir o negócio e perda de valor de mercado. Por isso, é altamente recomendável que empresas e empreendedores façam o registro de suas marcas junto aos órgãos competentes

INDENIZAÇÃO E SEUS ASPECTOS

Quando se fala em indenização pela utilização indevida de marca alheia, o termo utilizado pelo judiciário será o de “contrafação”, o termo serve para orientação e busca de jurisprudência sobre o tema.

Pois bem, para chegarmos à fundamentação jurídica que dará guarida ao pedido de indenização seja por dano material e moral é importante destacar que o STJ possui entendimento de que trata-se de dano in re ipsa, ou seja, dano presumido:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Pedido de abstenção do uso da marca. Documentos comprovam contrafação. Réu incapaz de infirmar as condutas suscitadas pela autora, bem como se desincumbir de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Desnecessidade de produção de prova pericial. Caracterizado o ato ilícito, impõe-se o dever de indenizar. No caso de uso indevido de marca o entendimento é predominante no sentido de que a simples violação do direito é suficiente para impor a obrigação de ressarcir o dano. Indenização por danos materiais e morais. Em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido. Apuração do valor da indenização em liquidação de sentença. Valor da indenização por dano moral fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ.

Ainda, e se tratando de dano presumido, a escolha do critério para reparação, dentre as trazidas pelo art. 210, caput, da Lei 9.279/96, cabe ao autor ( REsp 1.316.149/SP, 3ª T. Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 03.06.2014).

Nesse sentido, norteia-se o processo de indenização relativas as marcas, pela Lei 9.279/96, com especial atenção ao que define o artigo 209. “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.”

Importante também, é saber que a indenização pelo dano material será verificada em fase de liquidação de sentença, já o dano moral será estimado na própria decisão, vejamos a jurisprudência abaixo:

MARCA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRAFAÇÃO – PRODUTOS COM A MARCA DA AUTORA (" SURFTRIP ") - MARCA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI EM NOME DA AUTORA APELADA - CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANO MATERIAL - Dano material presumido, a ser apurado em fase de liquidação, pelos critérios mais favoráveis ao prejudicado, previstos no art. 210 da Lei 9.279/96 - DANO MORAL – Dano moral in re ipsa, cuja valoração, além de ser compatível com os bens comercializados/fabricados com o uso indevido da marca da autora (camisetas), deve atender ao binômio punição-desestímulo, com vistas a reparar o dano causado ao ofendido e desestimular o infrator a cometer a mesma infração – Redução da indenização por danos morais de R$ 150.000,00 para R$ 50.000,00 - Apelação que comporta parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais fixado na r. sentença – Responsabilidade extracontratual - Os juros de mora devem ser computados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54-STJ – Correção monetária que deve incidir a partir do arbitramento do valor indenizatório - Súmula 362 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10224493420208260001 SP 1022449-34.2020.8.26.0001, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/03/2022).

No presente caso, o dano moral fora fixado inicialmente em R$ 150.000,00 com a redução para R$ 50.000,00, já o dano material fora estimado em liquidação de sentença, podendo a parte optar pela opção mais vantajosa descrita no art. 210 da Lei 9.729/96.

Rone Souza Prudente - OAB/PR 92.751